Como as empresas químicas e de ciências da vida estão buscando monetizar seus portfólios de PI que emergiram dos desafios da covid-19, 2021 parece que será um ano com aumento no licenciamento de produtos, aquisições e parcerias.
É essencial realizar buscas de diligências prévias para reduzir riscos e otimizar oportunidades nessas transações de alto risco. Se faltar informações críticas durante uma pesquisa de cenário, de liberdade de operação ou de validade, anos de desenvolvimento de produtos podem ser colocados em risco, levando a futuros conflitos legais.
Gene Quinn, Presidente e CEO da IPWatchdog, explicou esses desafios em um recente webinar com o CAS: “Em ciências da vida e principalmente em espaços altamente competitivos, como oncologia e terapia celular e genética, está em jogo uma enorme quantidade de dinheiro quando as empresas embarcam nas buscas”.
“Pesquisas de PI de alto risco podem envolver um investimento considerável de tempo e dinheiro, mas que valem a pena”, afirmou Quinn. “Essas pesquisas direcionam a análise de custo-benefício para cada fusão e aquisição, licença de novo produto e auditoria de portfólio. Uma oportunidade perdida ou um litígio pode prejudicar carreiras e a reputação da empresa”.
Durante o webinar, o painel de especialistas se juntou a Quinn e apresentou suas perspectivas únicas sobre as práticas recomendadas de pesquisas de diligência prévia de PI. O painel contou com Heidi Berven, PhD, Sócia e Colíder de Prática de Patentes do escritório de advocacia empresarial Honigman, Paul Coletti, Advogado Associado de Patentes da Johnson & Johnson e Matthew McBride, Diretor de Serviços de Pesquisas de PI do CAS.
Veja a gravação completa do webinar para saber como você pode evitar o desperdício de tempo, impedir erros e reduzir riscos legais durante a diligência prévia para tomar decisões importantes com mais confiança.
Definir o padrão para uma pesquisa de PI eficaz
Pesquisas de diligência prévia eficazes são projetos altamente complexos com vários fatores críticos de sucesso. Elas são mais bem executadas de forma iterativa, com muitos estágios, revisões e refinamentos ao longo do caminho para garantir uma visão abrangente do cenário. Essas pesquisas também são altamente colaborativas, exigindo uma equipe de especialistas em patentes, negócios, PI e buscas para alinhar as responsabilidades e os processos com metas e objetivos definidos de forma clara.
Uma comunicação ruim, protocolos de pesquisa incompletos ou imprecisos ou gerenciamento desarticulado do projeto podem levar a erros com consequências desastrosas para os negócios. “Acho que todos esperam encontrar o que está embaixo do tapete ou sob os escombros”, disse Berven. “E a verdade é que você realmente não descobre os escombros na etapa de buscas.Você só os verá no litígio”.
O painel de especialistas destacou quatro erros dispendiosos e comuns cometidos durante a pesquisa de diligência prévia, que podem inviabilizar os esforços de pesquisa e desenvolvimento e atrasar oportunidades de investimento:
- Faltar o penúltimo produto ou composto. Embora o foco da pesquisa seja geralmente o composto alvo, também é importante verificar se há compostos ativos próximos e seus metabólitos. Ao considerar o alvo, é importante olhar um composto anterior e tomar uma decisão sobre se ele pode ou não estar ativo. Por exemplo, um pró-fármaco ou item intermediário pode ter atividade. Estender a pesquisa para os metabólitos mais próximos também pode ser fundamental para proteger a PI futura.
- Fornecer ao advogado ou pesquisador informações incompletas ou imprecisas. Às vezes, os pesquisadores perdem patentes relevantes porque foi fornecida a estrutura original errada e o pesquisador descobriu variações em diferentes bancos de dados de compostos. Faz parte do processo iterativo verificar e validar estruturas para proporcionar maior confiança antes que sejam gastos tempo e dinheiro em pesquisas adicionais.
- Falhar na validação cuidadosa dos principais detalhes em documentos públicos.O pesquisador pode descobrir que a estrutura que está sendo autorizada já está protegida. Isso deve acender um sinal de alerta, que leve a equipe a confirmar que está analisando a estrutura correta. Antes de continuar, o pesquisador deve ir fundo e verificar a capa do dossiê da patente para ver se o nome realmente foi correlacionado com a estrutura ou o número da estrutura, caso contrário, a pesquisa será mal direcionada.
"Você acha que não vai acontecer, mas é possível", disse Berven. “Já vi situações em que a estrutura não é pública, ou é pública, mas está errada, ou é divulgada pela primeira vez no arquivo do quarto ou quinto pedido de continuação dos EUA durante o processo para superar uma rejeição de obviedade”. - Negligenciar a revisão diligente. Pequenas coisas podem dar errado. O pesquisador pode encontrar uma peça de técnica anterior, mas não verificar novamente a data de depósito da patente ou do perfilamento. Ele pode cometer erros tipográficos ou até mesmo projetar uma busca ampla demais. A maneira de evitar imprecisões é ir devagar e verificar mais de uma vez cada descoberta. Cada membro da equipe de diligência prévia é responsável por reduzir o erro humano ao garantir que os pesos e contrapesos sejam uma parte natural do processo para eliminar perdas de tempo e recursos causados por erros simples
Aproveitar as oportunidades com menos estresse
A boa notícia é que a maioria dos erros na diligência prévia pode ser evitada com a definição clara das responsabilidades e com o estabelecimento de processos colaborativos que garantam que as verificações do tipo peso e contrapeso sejam iterativas.
“A propriedade intelectual é sempre uma parceria”, disse McBride, do CAS. “Todo mundo tem uma função a desempenhar e essas funções não são necessariamente iguais. Você pode ter que dar o controle a alguém que tenha maior propriedade ou experiência mais profunda, então isso exige muita confiança no trabalho e é por isso que os melhores relacionamentos de equipe são construídos ao longo dos anos”.
Para pular o estresse e ir direto para as oportunidades, adote três estratégias:
Estratégia Nº 1: não tente fazer tudo internamente
Muitas organizações têm uma riqueza de conhecimentos técnicos e jurídicos internos, e pode ser tentador confiar em conhecimentos jurídicos e científicos internos para as pesquisas. Embora esses profissionais possam ser especialistas em ciência ou na lei de patentes, provavelmente não serão especialistas nas complexidades das pesquisas de diligência prévia.
“Eu nunca diria, depois de trabalhar com pesquisadores sofisticados, que posso fazer uma pesquisa de alta qualidade em qualquer um dos bancos de dados complexos que eles usam”, disse Berven.
Uma solução padrão não funciona quando se trata de fazer pesquisas. Quanto mais altos os riscos, maior o escrutínio que a pesquisa deve ter, e isso exige conhecimento dedicado.
“Empresas e escritórios de advocacia precisam de pesquisadores que consigam encontrar informações e referências obscuras sobre patentes. Especialistas profissionais nas buscas de patentes têm uma ampla gama de tecnologias e recursos disponíveis comercialmente para realizar buscas rápidas com maior precisão, sem custos crescentes”, afirmou McBride.
Um bom pesquisador faz perguntas de modo persistente, verifica mais de uma vez todas as descobertas, se comunica perfeitamente com todos os membros da equipe e procura caminhos não óbvios para descobrir todas as informações pertinentes.
Estratégia Nº 2: construa um processo transparente e colaborativo
Projetos eficazes de diligência prévia de alto risco exigem colaboração entre advogados internos e externos, gerenciamento de PI, gerenciamento de negócios e profissionais de pesquisa e desenvolvimento de buscas.
“O sucesso tem relação direta com o grau de colaboração”, disse Quinn. “Cada equipe precisa ter um equilíbrio cuidadoso entre conhecimento, clareza no caminho a seguir e na promoção de um ambiente para discussões transparentes e honestas”.
É necessária uma comunicação intensa entre quem solicita as buscas, quem a realiza e organiza as informações e quem precisa confiar nos resultados para tomar decisões de negócios, jurídicas e de PI. Toda a equipe precisa ter clareza sobre os objetivos da busca, o que precisa ser descoberto e as informações que não podem faltar.
Coletti, da Johnson & Johnson, destacou a obrigação da equipe de questionar e refinar os parâmetros de busca: “O que estamos procurando? O que é importante nessa possível busca molecular? É a molécula inteira? São determinados componentes? Conhecer essas respostas levará à melhor estrutura de pesquisa. Mas os cientistas também devem responder a perguntas que refinem a busca: O que é importante para você? O que você pode alterar? O que você pode ficar sem?"
Embora as grandes empresas com amplo suporte de PI estejam acostumadas a responder a essas perguntas, os gerentes de empresas menores geralmente não estão. Às vezes, eles têm dificuldade em entender o valor da PI, pois pode parecer distante das atividades de pesquisa que orientam suas decisões diárias.
“Ao falar com os gerentes técnicos da empresa, enfatizamos que o gerenciamento de PI é um investimento no trabalho da vida deles”, comentou McBride. “Quando os gerentes da empresa veem a PI dessa maneira, tanto nos parceiros que escolhem quanto nos recursos que usam, isso muda sua perspectiva. O investimento se torna sério para eles, porque determinará o sucesso nos anos seguintes”.
Estratégia Nº 3: abrace o processo, pois ele é o meio para alcançar o objetivo
As buscas das diligências prévias são iterativas e evoluem à medida que as informações são descobertas. São considerações sobre as necessidades do negócio, a criticidade e o orçamento que influenciarão o escopo e o design da busca.
“Inicialmente, você pode fazer uma busca ampla, observar várias moléculas ou dispositivos de entrega, para que suas buscas sejam mais relaxadas e menos focadas”, sugeriu Coletti. “Para empresas em estágios pré-IPO ou IPO, haverá interesse em oportunidades de licenciamento, portanto, buscas aprimoradas ajudarão a avaliar o potencial de investimento. Se você está se aprofundando em pesquisa e desenvolvimento e procura combinar produtos biológicos licenciados com candidatos de Fase II, é melhor realizar buscas por patenteabilidade sem violação”.
À medida que a diligência prévia avança, novos dados são desenterrados, avaliados e discutidos e podem mudar a direção do processo de busca. A atividade não deve parar até que todos os membros da equipe estejam convencidos de que seus questionamentos e preocupações sejam respondidos.
Como as buscas da diligência prévia são iterativas, pode ser desafiador gerenciar os custos.
“É arriscado fornecer o resultado de uma busca baseado somente no custo, então isso deve ser feito em etapas”, disse Coletti. “Dessa forma, você não está gastando muito dinheiro em uma pesquisa restrita que fornece um valor limitado”.
Aumente a eficácia da sua pesquisa de PI
Em setores complexos e inovadores, com crescente pressão para monetizar totalmente a PI, as pesquisas de diligência prévia reduzem o risco e dão confiança para fazer licenciamentos, aquisições e outras transações comerciais, mas, somente se forem minuciosamente planejadas e executadas com cuidado.
Ao formar uma equipe de consultores jurídicos confiáveis e especialistas em buscas de PI e desenvolver uma estratégia de projeto interativa e colaborativa, você pode evitar desperdício de tempo, impedir erros e reduzir riscos legais para que possa tomar decisões críticas com mais confiança.
Convidamos você a discutir suas estratégias e necessidades de buscas de PI com um de nossos profissionais de buscas. Para começar, entre em contato conosco.
