Evitando erros de PI caros: insights para pesquisas de diligência prévia de alta qualidade

À medida que empresas químicas e de ciências da vida que buscam monetizar seus portfólios de PI emergem dos desafios da COVID-19, 2021 parece ser um ano que verá aumento no licenciamento de produtos, aquisições e parcerias.

Pesquisas de diligência prévia bem executadas são fundamentais para reduzir riscos e otimizar oportunidades nessas transações de alto risco. Perder informações críticas durante uma pesquisa de panorama, liberdade de operação ou validade pode colocar anos de desenvolvimento de produto em risco e levar a futuros conflitos legais.

Gene Quinn, presidente e CEO da IPWatchdog, explicou esse desafio em um recente webinar com a CAS: “Em ciências da vida, e particularmente em áreas saturadas como oncologia e terapia celular e gênica, uma enorme quantidade de dinheiro está em jogo quando empresas iniciam pesquisas.”

“Pesquisas de PI de alto risco podem envolver um investimento considerável de tempo e dinheiro, mas esse investimento é bem aplicado”, disse Quinn. “Essas pesquisas orientam a análise de custo-benefício para cada fusão e aquisição, novo licenciamento de produto e auditoria de portfólio. Uma oportunidade perdida ou litígio pode prejudicar tanto carreiras quanto a reputação corporativa.”

Durante o webinar, o painel de especialistas se juntou a Quinn e apresentou suas perspectivas únicas sobre as práticas recomendadas de pesquisas de diligência prévia de PI. O painel contou com Heidi Berven, PhD, sócia e colíder de prática de patentes no escritório Honigman, Paul Coletti, consultor associado de patentes na Johnson & Johnson, e Matthew McBride, diretor de serviços de pesquisa de PI na CAS.

Veja a gravação completa do webinar para aprender como evitar perda de tempo, erros e reduzir riscos legais durante a diligência prévia, permitindo tomar decisões críticas com maior confiança.

Estabelecendo o padrão para uma pesquisa de PI eficaz

Pesquisas de diligência prévia eficazes são projetos altamente complexos com múltiplos fatores críticos de sucesso. Elas são melhor conduzidas de forma iterativa, com diversas etapas, revisões e refinamentos ao longo do processo para garantir uma visão abrangente do panorama. Essas pesquisas também são altamente colaborativas, exigindo que equipes de patentes, negócios, PI e especialistas em pesquisa alinhem suas responsabilidades e processos com metas e objetivos claramente definidos.

Comunicação deficiente, protocolos de pesquisa incompletos ou imprecisos, ou gestão de projeto fragmentada podem levar a erros com consequências desastrosas. “Acho que todo mundo espera ver um desfile de horrores ou uma colisão de trens”, explicou Berven. “E a verdade é que você realmente não aprende sobre acidentes de trem no mundo da pesquisa. Você só os vê no litígio.”

O painel de especialistas destacou quatro erros comuns e custosos cometidos durante pesquisas de diligência prévia, que podem prejudicar esforços de pesquisa e desenvolvimento e atrasar oportunidades de investimento:

1. Perder o penúltimo produto ou composto. Embora o composto-alvo geralmente seja o foco da pesquisa, também é importante verificar compostos ativos próximos e seus metabólitos. Ao considerar o alvo, é importante olhar um composto anterior e avaliar se ele pode ser ativo. Por exemplo, um pró-fármaco ou intermediário pode ter atividade. Estender a pesquisa aos metabólitos mais próximos também pode ser crítico para proteger a PI futura.
2. Fornecer ao advogado ou pesquisador informações incompletas ou imprecisas. Às vezes, os pesquisadores perdem patentes relevantes porque a estrutura original errada foi fornecida e o pesquisador passou a descobrir variações em diferentes bancos de dados de compostos. Faz parte do processo iterativo verificar e validar estruturas para proporcionar maior confiança no futuro antes que sejam gastos tempo e dinheiro em pesquisas adicionais.
3. Falhar na validação cuidadosa dos principais detalhes em documentos públicos. O pesquisador pode descobrir que a estrutura que está sendo liberada já está protegida. Isso deve acender um sinal de alerta, que leve a equipe a confirmar que está analisando a estrutura correta. Antes de continuar, o pesquisador deve ir fundo e verificar a capa do dossiê da patente para ver se o nome realmente foi correlacionado com a estrutura ou o número da estrutura, caso contrário, a pesquisa será mal direcionada.
   
   "Você acha que não vai acontecer, mas é possível", disse Berven. “Já vi situações em que a estrutura não é pública, ou é pública, mas está errada, ou é divulgada pela primeira vez no arquivo do quarto ou quinto pedido de continuação dos EUA durante o processo para superar uma rejeição de obviedade”.
4. Negligenciar a revisão diligente. Pequenas coisas podem dar errado. O pesquisador pode encontrar uma peça de técnica anterior, mas não verificar novamente a data de depósito da patente ou do perfilamento. Eles podem cometer erros tipográficos ou até mesmo projetar uma busca ampla demais. A maneira de evitar imprecisões é ir devagar e verificar mais de uma vez cada descoberta. Cada membro da equipe de diligência prévia é responsável por reduzir o erro humano ao garantir que os pesos e contrapesos sejam uma parte natural do processo para eliminar perdas de tempo e recursos causados por erros simples

Aproveitar as oportunidades com menos estresse

A boa notícia é que a maioria dos erros na diligência prévia pode ser evitada com a definição clara das responsabilidades e com o estabelecimento de processos colaborativos que garantam verificações e contrapesos iterativos.

“A propriedade intelectual é sempre uma parceria”, disse McBride, do CAS. “Todo mundo tem uma função a desempenhar e essas funções não são necessariamente iguais. Você pode ter que dar o controle a alguém que tenha maior propriedade ou experiência mais profunda, e isso exige muita confiança no trabalho. É por isso que os melhores relacionamentos de equipe são construídos ao longo dos anos”.

Para pular o estresse e ir direto para as oportunidades, adote estas três estratégias:

Estratégia Nº 1: não tente fazer tudo internamente

Muitas organizações têm uma riqueza de conhecimentos técnicos e jurídicos internos, e pode ser tentador confiar em conhecimentos jurídicos e científicos internos para as pesquisas. Embora esses profissionais possam ser especialistas em ciência ou na lei de patentes, provavelmente não serão especialistas nas complexidades das pesquisas de diligência prévia.

“Eu nunca presumiria, depois de trabalhar com pesquisadores sofisticados, que posso fazer uma pesquisa de alta qualidade em qualquer um dos bancos de dados complexos que eles utilizam”, disse Berven.

Uma solução padrão não funciona quando se trata de fazer pesquisas. Quanto mais altos os riscos, maior o escrutínio que a pesquisa deve ter, e isso exige conhecimento dedicado.

Empresas e escritórios de advocacia precisam de profissionais de busca capazes de encontrar informações e referências de patentes obscuras. Especialistas profissionais em busca de patentes têm à disposição uma ampla variedade de tecnologias e recursos comerciais para concluir buscas rápidas com maior precisão, sem aumento de custos”, disse McBride.

Um bom profissional de busca fará perguntas de forma persistente, conferirá cada achado duas vezes, comunicará sem dificuldades com cada membro da equipe e sairá do caminho batido para descobrir cada informação pertinente.

Estratégia n.º 2: Construa um processo transparente e colaborativo

Projetos de diligência prévia de alto risco exigem colaboração entre advogados internos e externos, gestão de PI, gestão de negócios, pesquisa e desenvolvimento e profissionais de busca.

“O sucesso está diretamente correlacionado ao grau de colaboração”, disse Quinn. “Cada equipe precisa ter um equilíbrio cuidadoso de expertise, ter clareza em sua direção e promover um ambiente de discussões transparentes e honestas.”

Uma comunicação sólida é necessária entre quem solicita a busca, quem executa a busca e organiza as informações e quem depende dos resultados para tomar decisões comerciais, jurídicas e de PI. Toda a equipe precisa ter clareza sobre os objetivos da busca, o que ela precisa descobrir e quais informações não podem ser perdidas.

Coletti, da Johnson & Johnson, destacou a obrigação da equipe de questionar e refinar os parâmetros de busca: “O que estamos procurando? O que é importante nesta possível busca molecular? É a molécula inteira? São componentes certo? Saber essas respostas levará à melhor estrutura de busca. Mas os cientistas também precisam responder perguntas que refinam a busca: O que é importante para você? O que você pode alterar? Do que você pode abrir mão?”

Enquanto grandes empresas com amplo suporte em PI estão acostumadas a responder essas perguntas, gestores em empresas menores geralmente não estão. Eles às vezes têm dificuldade em entender o valor da PI, já que ela pode parecer distante das atividades de pesquisa que impulsionam suas decisões diárias.

“Quando conversamos com gestores técnicos, enfatizamos que o gerenciamento de PI é um investimento no trabalho de uma vida inteira”, disse McBride. “Quando os gestores das empresas enxergam a PI dessa forma, tanto nos parceiros que escolhem quanto nos recursos que utilizam, sua perspectiva muda. O investimento se torna sério para eles, porque vai determinar o sucesso anos à frente.”

Estratégia n.º 3: Abrace o processo — ele é o caminho para o resultado

As buscas de diligência prévia são iterativas e evoluem conforme informações são descobertas. A necessidade comercial, a criticidade e as considerações de orçamento influenciarão o escopo e o desenho da busca.

“No início, você pode lançar uma rede mais ampla, analisando várias moléculas ou dispositivos de entrega, então suas buscas podem ser mais relaxadas e menos focadas”, disse Coletti. “Para empresas em fase pré-IPO ou de IPO, oportunidades de licenciamento serão de interesse, então buscas reforçadas ajudarão a avaliar o potencial de investimento. Se você estiver profundamente envolvido em pesquisa e desenvolvimento e procurando combinar biológicos licenciados com candidatos de Fase II, é melhor garantir que realizará buscas de patenteabilidade sem infringir patentes.”

À medida que a diligência prévia avança, novos dados são descobertos, avaliados e discutidos, e isso pode mudar a direção do processo de busca. A atividade não deve parar até que todos os membros da equipe estejam satisfeitos de que suas perguntas e preocupações foram respondidas.

Como as buscas de diligência prévia são iterativas, gerenciar custos pode ser um desafio.

“É arriscado fornecer um resultado de busca baseado apenas no custo, então precisa ser feito em etapas”, disse Coletti. “Assim, você não gasta uma quantia enorme de dinheiro em uma busca restrita que oferece pouco valor.”

Aumente a eficácia da sua busca de PI

Em setores complexos e inovadores, com pressão crescente para monetizar totalmente a PI, buscas de diligência prévia reduzem riscos e proporcionam confiança para licenciamento, aquisições e outras transações — mas somente quando são planejadas e executadas com cuidado.

Ao formar uma equipe de consultores jurídicos confiáveis e especialistas em busca de PI, e desenvolver uma estratégia de projeto colaborativa e iterativa, você pode evitar desperdício de tempo, reduzir erros e diminuir riscos legais, permitindo tomar decisões críticas com mais confiança.

Convidamos você a discutir suas estratégias e necessidades de busca de PI com um de nossos especialistas em pesquisa. Para começar, entre em contato conosco.