Evitar costosos pasos en falso en el campo de la PI: consejos para hacer búsquedas de alta calidad durante la debida diligencia

Probablemente, a medida que las empresas del ámbito de la química y las ciencias biológicas que desean rentabilizar sus carteras de PI dejen atrás los obstáculos asociados a la pandemia de COVID-19, en 2021 asistiremos a un aumento de las licencias de productos, las adquisiciones y las asociaciones.

Las búsquedas de diligencia debida bien ejecutadas son clave para reducir los riesgos y optimizar las oportunidades en estas transacciones de alto riesgo. Pasar por alto información clave durante una búsqueda de panorama, libertad de operación o validez puede poner en riesgo años de desarrollo de productos y provocar futuros conflictos legales.

Gene Quinn, presidente y director ejecutivo de IPWatchdog, explicó este desafío en un reciente seminario web con CAS: «En las Ciencias de la Vida, y especialmente en espacios como la oncología, la terapia celular y la terapia génica, hay una enorme cantidad de dinero en juego cuando las empresas se embarcan en búsquedas».

«Las búsquedas de PI en las que hay mucho en juego pueden requerir una inversión considerable tanto de tiempo como de dinero, pero el fin lo justifica», señaló Quinn. «Estas búsquedas determinan el análisis de coste-beneficio en todas las fusiones y adquisiciones, licencias de nuevos productos y auditorías de carteras de productos. Una oportunidad perdida o un litigio pueden hundir una carrera y la reputación de una corporación».

Durante el seminario web, una mesa redonda de expertos se unió a Quinn para ofrecer sus perspectivas únicas sobre las mejores prácticas de búsquedas de PI en la diligencia debida. La mesa redonda incluía a Heidi Berven, PhD, socia y codirectora de Práctica de Patentes en el bufete de abogados Honigman; Paul Coletti, asesor asociado de Patentes en Johnson & Johnson, y Matthew McBride, director de Servicios de Búsqueda de PI en CAS.

Vea la grabación completa del seminario web para averiguar cómo evitar la pérdida de tiempo, evitar errores y reducir los riesgos legales durante la diligencia debida, para tomar decisiones clave con mayor confianza.

Cómo establecer el estándar de una búsqueda eficaz de PI

Las búsquedas eficaces durante la diligencia debida son proyectos enormemente complejos con muchos factores críticos para el éxito. Es aconsejable llevarlas a cabo de manera iterativa, con muchas fases, revisiones y ajustes a lo largo del proceso para garantizar que se obtiene una vista completa del panorama. Estas búsquedas también exigen un alto grado de colaboración entre expertos en patentes, negocios, PI y búsquedas que deben coordinar sus responsabilidades y procesos con unos objetivos claramente definidos.

Una comunicación deficiente, unos protocolos de búsqueda incompletos o incorrectos o una gestión descoordinada de los proyectos pueden llevar a pasos en falso con consecuencias desastrosas para una empresa. «Creo que todo el mundo espera ver un desfile de los horrores o un desastre», explicó Berven. «Y lo cierto es que no se aprende sobre desastres en el mundo de las búsquedas. Solo se ven en los litigios».

La mesa redonda de expertos destacó cuatro errores comunes y costosos que ven en las búsquedas de diligencia debida; estos pueden arruinar las iniciativas de investigación y desarrollo, y retrasar las oportunidades de inversión:

1. Pasar por alto el penúltimo producto o compuesto. Aunque el compuesto objetivo suele ser la clave de la búsqueda, también es importante buscar compuestos activos cercanos y sus metabolitos. Cuando se evalúa el objetivo, es importante estudiar el compuesto anterior y decidir si podría o no ser activo. Por ejemplo, un profármaco o un compuesto intermedio podría tener actividad. Ampliar la búsqueda a los metabolitos más cercanos también puede ser vital para proteger la PI futura.
2. Proporcionar al abogado o al buscador información incompleta o incorrecta. A veces, los investigadores pasan por alto patentes relevantes porque se proporcionó una estructura original incorrecta, lo que les lleva a descubrir variaciones en diferentes bases de datos de compuestos. Comprobar y validar estructuras es parte del proceso iterativo y proporciona mayor confianza antes de invertir tiempo y recursos en búsquedas adicionales.
3. No validar de manera exhaustiva detalles clave de documentos públicos. El buscador puede indicar que la estructura que se está evaluando ya está protegida. Eso debe disparar todas las alarmas y hacer que el equipo compruebe si está revisando la estructura correcta. Antes de continuar, el buscador debe profundizar más y consultar el historial del archivo de la patente para ver si el nombre se ha correlacionado con la estructura o con su número; de lo contrario, la búsqueda llevará a resultados incorrectos.
   
   «Uno no cree que vaya a pasar, pero puede pasar», explicó Berven. «He visto situaciones en las que la estructura no es pública o es pública pero incorrecta, o se reveló por primera vez en el historial de archivo de la cuarta o la quinta solicitud de patente de continuación en Estados Unidos durante el proceso para superar un rechazo por obviedad».
4. Ignorar una revisión diligente. Los detalles pueden provocar errores. Es posible que el buscador encuentre un antecedente pero no compruebe la fecha de presentación o de perfilado de la patente. Puede cometer un error tipográfico o incluso diseñar una búsqueda demasiado amplia. La mejor manera de evitar imprecisiones es trabajar despacio y comprobar todos los resultados. Todos los miembros del equipo de diligencia debida tienen la responsabilidad de reducir los errores humanos asegurándose de que los mecanismos de control forman parte del proceso, para evitar perder tiempo y recursos por culpa de errores sencillos.

Identificar las oportunidades con menos estrés

La buena noticia es que la mayoría de los errores en la diligencia debida se pueden evitar al definir claramente las responsabilidades y establecer procesos colaborativos que garanticen controles iterativos y equilibrio.

«La propiedad intelectual siempre ha sido un trabajo de equipo», comentó McBride, de CAS. «Cada persona desempeña un papel, y esos papeles no son siempre iguales. Puede ser necesario dar el control a alguien con más experiencia o responsabilidad, ya que ese trabajo requiere una gran confianza. Por eso, las mejores relaciones de equipo se construyen a lo largo de los años».

Para evitar el estrés e ir directamente a las oportunidades, adopte estas tres estrategias:

Estrategia 1: no intente hacerlo todo en su empresa

Muchas organizaciones cuentan con una gran cantidad de recursos técnicos y legales propios, y puede ser tentador confiar en la experiencia científica y legal de los empleados para realizar búsquedas. Aunque estos profesionales sean expertos en ciencia o legislación de patentes, es poco probable que sean expertos en las complejidades de las búsquedas de diligencia debida.

«Después de trabajar con buscadores especializados, nunca daría por hecho que yo puedo hacer una búsqueda de alta calidad en una de las bases de datos complejas que usan», dijo Berven.

En relación con las búsquedas, no hay una solución que valga para todos. Cuanto más haya en juego, mayor debe ser el escrutinio al que se somete una búsqueda, y para eso hacen falta conocimientos especializados.

«Las empresas y los bufetes jurídicos necesitan buscadores capaces de encontrar información y referencias sobre patentes en ubicaciones recónditas». «Los profesionales de la búsqueda de patentes tienen a su disposición una amplia gama de tecnologías y recursos comercialmente disponibles para hacer búsquedas rápidas con mayor precisión, sin incrementar los costes», explicó McBride.

Un buen buscador formulará preguntas insistentemente, verificará cada resultado, se comunicará sin problemas con todos los miembros del equipo y se desviará de los caminos trillados para descubrir toda la información pertinente.

Estrategia 2: diseñe un proceso transparente y colaborativo

Los proyectos de diligencia eficaces en los que hay mucho en juego requieren colaboración entre los abogados internos y externos, los responsables de la gestión de PI, la dirección de la empresa, los miembros del equipo de investigación y desarrollo y los profesionales de las búsquedas.

«El éxito tiene una correlación directa con el grado de colaboración», comentó Quinn. «Cada equipo debe contar con una combinación equilibrada de conocimientos, tener claros los objetivos y crear un entorno en el que sea posible mantener conversaciones transparentes y sinceras».

Hace falta una comunicación eficaz entre la persona que solicita la búsqueda, la que la lleva a cabo y organiza la información y las que utilizan los resultados para tomar decisiones de negocios, jurídicas y de PI. Todo el equipo debe tener claros los objetivos de la búsqueda, lo que se debe averiguar y la información que no se puede pasar por alto.

Coletti, de Johnson & Johnson, subrayó la obligación del equipo de cuestionar y refinar los parámetros de búsqueda: «¿Qué estamos buscando? ¿Qué es importante en esta posible búsqueda molecular? ¿La molécula completa? ¿Algunos componentes? Conocer estas respuestas permitirá elegir la mejor estructura de búsqueda, pero los científicos también deben responder a preguntas que ayuden a acotar la búsqueda: ¿qué es importante para la empresa? ¿Qué puede cambiar? ¿Qué es prescindible?».

Aunque las grandes empresas con muchos recursos relacionados con la PI están acostumbradas a responder a estas preguntas, los directivos de las compañías más pequeñas no suelen estarlo. A veces les resulta difícil entender el valor de la PI, ya que puede parecerles algo alejado de las actividades de investigación en las que basan sus decisiones diarias.

«Cuando hablamos con los responsables técnicos de las empresas, siempre insistimos en que la gestión de la PI es una inversión a largo plazo en su trabajo», señaló said McBride. «Cuando los directivos de las empresas ven así la PI y aplican este aprendizaje tanto en los socios que eligen como en los recursos que usan, su perspectiva cambia. La inversión se convierte en algo serio para ellos, porque va a determinar su éxito a años vista»”

Estrategia 3: acepte el proceso, es el medio para conseguir un fin

Las búsquedas de diligencia debida son iterativas y evolucionan a medida que se encuentra la información. Las consideraciones relacionadas con las necesidades empresariales, la naturaleza crítica del proyecto y el presupuesto influirán en el diseño y el alcance de la búsqueda.

«Inicialmente, se puede lanzar una búsqueda amplia y estudiar muchas moléculas o dispositivos de administración, con lo que las búsquedas pueden ser menos específicas», explicó Coletti. «Para las empresas que están en la fase previa a la oficina de patentes o inmersas en la tramitación de una patente, serán interesantes las oportunidades de licencia, de modo que las búsquedas avanzadas ayudarán a evaluar el potencial de la inversión. Si ya ha iniciado la fase de investigación y desarrollo y quiere combinar productos biológicos bajo licencia con candidatos que están en fase II, le conviene asegurarse de hacer búsquedas relacionadas con las posibles patentes sin infracciones.

A medida que avanza el proceso de diligencia debida, se encuentran nuevos datos que se evalúan y analizan, y eso puede cambiar la dirección del proceso de búsqueda. La actividad no debe detenerse hasta que todos los miembros del equipo estén seguros de que se han respondido sus preguntas e inquietudes.

Debido a que las búsquedas de diligencia debida son iterativas, la gestión de los costes puede ser un problema.

«Es arriesgado proporcionar un resultado de búsqueda basado en un coste, así que es necesario hacerlo por pasos», dijo Coletti. «De esa forma no se invierte una cantidad enorme de dinero en una búsqueda restringida que ofrece un valor limitado».

Mejore la eficacia de las búsquedas de PI

En sectores complejos e innovadores con una gran presión para rentabilizar la PI, las búsquedas de diligencia debida reducen el riesgo y aumentan la confianza para las licencias, las adquisiciones y otras transacciones empresariales, pero solo si se han planificado de manera exhaustiva y ejecutado con cuidado.

Mediante la creación de un equipo de confianza de asesores legales y especialistas en búsquedas de PI, y el desarrollo de una estrategia de proyectos iterativa y colaborativa, puede evitar las pérdidas de tiempo y los errores, y reducir los riesgos legales para tomar decisiones cruciales con más confianza.

Le invitamos a debatir sus estrategias de búsqueda y necesidades de PI con uno de nuestros profesionales. Para comenzar, póngase en contacto con nosotros.