避免代价高昂的知识产权失误：高质量知识产权尽职调查检索见解

随着化学和生命科学公司摆脱了 COVID-19 带来的挑战，并开始寻求知识产权投资组合兑现，2021 年看起来是产品许可、收购和合作增加的一年。

在这些高风险交易中，执行良好的尽职调查检索对降低风险和优化机会至关重要。在知识产权全景分析、自由实施 (FTO) 或有效性检索过程中错失关键信息，可能会使多年的产品开发处于风险中，并在未来造成法律冲突。

IPWatchdog 总裁兼首席执行官 Gene Quinn 在最近与 CAS 开展的网络研讨会中解释了这一挑战：“在生命科学领域，尤其是在肿瘤学、细胞和基因治疗等热点的领域，当企业开始检索时，巨额资金将处于危险之中。”

Quinn 说：“高风险的知识产权检索可能需要投入大量的时间和金钱，但这种投资是值得的。这些检索驱动着每次并购、新产品许可和投资组合审计的成本效益分析。一个错失的机会或一场诉讼都可能损害你的职业生涯和公司声誉。”

在网络研讨会期间，专家小组与 Quinn 一起分享了关于尽职调查 IP 检索最佳实践的独特见解。本次研讨会的专家小组成员包括：Honigman 商业律师事务所合伙人、专利业务联合负责人 Heidi Berven 博士、强生公司专利助理律师 Paul Coletti 以及 CAS 知识产权检索服务总监 Matthew McBride。

欢迎观看完整的网络研讨会录像，了解如何在尽职调查期间防止浪费时间、避免出错和降低法律风险，从而更有信心地做出关键决策。

设置高效的 IP 检索标准

高效的尽职调查检索是一个高度复杂的项目，具有多个影响成功的关键因素。最好的做法是采用迭代的方式进行检索，经过多个阶段、审查和改进，以确保对整体情况有全面的了解。这些检索同时还是高度协作性的工作，需要一个由专利、业务、知识产权和检索专家组成的团队，根据明确界定的目标和目的调整各自的职责和流程。

沟通不畅、检索方法不完整或不准确或者项目管理脱节都会导致失误，造成灾难性的商业后果。Berven 说：“我想每个人都想检索到与惨烈的事故或糟糕的场景相关的信息。但事实是，你在检索的世界里并不能真正了解到关于糟糕场景的知识。你只会在诉讼中看到它们。”

专家小组重点提到了他们在尽职调查检索过程中发现的四个代价高昂的常见错误，这些错误可能会阻碍研究与开发工作，并延误投资机会：

1. 缺少倒数第二个产品或化合物。虽然目标化合物通常是检索的重点，但是查看活性相近的化合物及其代谢产物也很重要。在考虑目标化合物时，重要的是要回顾一下之前的化合物，并决定它是否可能具有活性。例如，前体药或中间体可能具有活性。将检索范围扩大到最接近的代谢物也可能会对保护未来的知识产权至关重要。
2. 向律师或检索人员提供不完整或不准确的信息。如果检索人员得到的原始结构是错误的，并在不同的化合物数据库中继续发现变体，他们就会遗漏相关的专利。检查和验证结构是迭代过程的一部分，在花费更多的时间和金钱进行进一步的检索之前，它可以提供更高的可信度。
3. 未能仔细验证公共文献中的关键细节。检索人员可能会发现待检索的结构已经受到保护。这应该引起警惕，促使团队确认他们正在检索的结构是否正确。在继续检索之前，检索人员应该深入挖掘并检查专利文件案卷，以查看名称是否实际上与结构或结构号相关联，否则检索会偏离方向。
   
   Berven说：“你认为这不会发生，但它确实可能发生。我见过这样的情况，比如结构未被公开，或者已被公开但却是错误的，或者在审查过程中，为了避免显而易见性驳回，在第四或第五份美国继续申请的文件案卷中将结构首次披露。”
4. 缺乏仔细的检查。小事也可能出错。检索人员可能会找到一项现有技术，但没有仔细检查专利申请日期。他们可能会犯排版错误，甚至设计一个过于宽泛的检索。避免错误的方法是放慢速度，仔细检查每一个发现。尽职调查团队的每个成员都有责任减少人为错误，确保制衡机制成为工作流程中的常规部分，从而避免因为简单的错误造成时间和资源损失。

以更轻松的方式把握机遇

好消息是，通过明确定义职责和建立确保迭代制衡的协作流程，我们可以避免尽职调查中的大多数失误。

CAS 的 McBride 表示：“知识产权相关工作一向是合作式的工作，每个人都有自己的角色，而这些角色并不一定是平等的。你可能需要把控制权交给对此项目付有更多责任或更具有丰富专业知识的人。因此这项工作需要深度的信任。这就是为什么经过多年的合作，知识产权团队可以建立最好的团队关系。”

想要减少压力和抓住机遇，可以采用以下三种策略：

策略 1：不要试图在内部完成所有工作

许多组织拥有丰富的内部技术和法律专业知识，因此它们很容易依赖于内部的法律和科学专业知识来进行检索。虽然这些专业人士可能是科学或专利法律方面的专家，但他们不太可能是复杂的尽职调查检索方面的专家。

Berven 说：“我永远不会以为，在与经验丰富的检索人员合作后，我就可以对他们使用的任何复杂数据库进行高质量的检索。”

在检索方面没有一体适用的方法。风险越高，检索就应该更严格，而这需要专门的专业知识。

“公司和律师事务所需要能找到晦涩专利信息和参考文献的检索人员。专业的专利检索专家可以利用广泛的商业可用技术和资源，在不增加成本的情况下，以更高的准确性快速完成检索，” McBride 说道。

好的检索人员会不断地提问，仔细检查每一个发现，与团队中的每一个成员进行无缝的沟通，并打破常规去发现每一条相关的信息。

策略 2：建立透明的协作式工作流程

有效的高风险尽职调查项目需要内部和外部律师、知识产权管理、业务管理、研发和检索专业人士开展合作。

Quinn 说道：“成功与合作的程度直接相关。每个团队都需要在专业知识方面保持谨慎的平衡，明确自己的方向，并营造一个透明和诚实讨论的环境。”

请求检索的人员、执行检索和组织信息的人员以及依赖结果做出业务、法律和知识产权决策的人员之间需要强有力的沟通。整个团队需要明确检索的目的是什么，需要发现哪些信息，以及哪些信息不能遗漏。

强生公司的 Coletti 强调了团队有责任对检索参数进行质疑和优化：“我们要寻找什么信息？在这个潜在的分子检索中，什么是重要的？是整个分子吗？是某些组分吗？知道了这些答案就能找到最好的检索结构。但科学家们还必须回答使检索更加完善的问题：什么对你很重要？你能改变什么？没有它你能做什么？”

虽然拥有广泛知识产权支持的大公司习惯于回答这些问题，但小公司的管理者通常不会这样做。他们有时会发现很难理解知识产权的价值，因为它似乎与驱动他们日常决策的研究活动相距甚远。

McBride 表示：“在与技术公司管理者交谈时，我们强调知识产权管理是他们需要长期关注的一项投资。当公司管理者以这种方式看待知识产权时，无论是对于他们选择的合作伙伴还是他们使用的资源，他们的视角都会发生改变。对他们来说，这种投资变得很重要，因为它将决定多年后的成败。”

策略 3：拥抱流程——这是达成目标的手段

尽职调查检索是迭代进行的，并且随着信息的发现而发展。业务需求、关键性和预算考虑因素将影响检索的范围和设计。

Coletti 说：“一开始，你可能会撒开一张大网，查看多个分子或递送装置，这样你的检索可能会更宽松，目的性也更弱。处于 IPO 前或 IPO 阶段的公司对获得许可机会很感兴趣，因此加强检索将有助于评估投资潜力。如果你正在深入进行研究和开发，并希望将获得许可的生物制剂与 II 期候选药物相结合，那么你最好确保在不侵权的情况下进行专利性检索。”

随着尽职调查的进行，新的数据会被挖掘、评估和讨论，这可能会改变检索过程的方向。当团队所有成员的问题和疑虑得到满意的解答后，检索活动才能停止。

由于尽职调查检索是迭代进行的，管理成本可能会成为一个挑战。

Coletti 说：“基于成本提供检索结果是有风险的，所以检索需要分步骤进行。这样一来，你就不会在价值有限的受限检索上花费大量资金。”

提高知识产权检索的效率

在复杂和创新的行业，将知识产权兑现的压力越来越大，而尽职调查检索可以降低风险，并为许可、收购和其他商业交易提供信心，但前提是这些检索必须经过周密的计划和严格的执行。

通过建立一个由值得信赖的法律顾问和知识产权检索专家组成的团队，并制定一个迭代和协作的项目策略，您可以防止浪费时间，避免错误，并减少法律风险，从而更有信心地做出关键决策。

我们诚邀您与我们的检索专业人员讨论您的知识产权检索策略和需求。如要开始，请联系我们。